Preciso de advogado para registrar minha marca?

Quem pesquisa “advogado de marcas” geralmente quer saber duas coisas: se é obrigatório ter um advogado para registrar uma marca e quem é a pessoa certa para cuidar disso. As respostas são mais simples do que parecem, e dizem muito sobre o que realmente importa num pedido de marca.

Quem pode pedir o registro de uma marca no INPI

O pedido de registro pode ser feito pelo próprio titular, pessoa física ou jurídica, ou por um procurador constituído por ele. A Lei de Propriedade Industrial não exige que o pedido seja apresentado por advogado.

Há uma condição importante: pessoas de direito privado só podem pedir o registro de marcas relacionadas à atividade que exercem de forma efetiva e lícita. Já quem mora fora do Brasil precisa ter um procurador qualificado no país.

Na prática, qualquer empresa pode acessar o sistema do INPI, preencher o formulário, pagar as taxas e protocolar o pedido.

Então por que tanta gente procura ajuda especializada?

Porque o formulário é a parte fácil. O que define se o pedido vai dar certo vem antes dele:

• A marca pode ser registrada? Já existe algo igual ou parecido? Ela é distintiva ou descritiva demais?
• Em quais classes? A escolha define até onde vai a proteção.
• Com qual especificação? A descrição dos produtos e serviços precisa cobrir o negócio sem criar conflitos desnecessários.
• Nominativa ou mista? O nome, o logotipo ou os dois?

Um pedido feito sem essas respostas pode até ser protocolado sem nenhum problema, e ser indeferido meses depois, ou concedido com uma proteção que não cobre o que a empresa realmente faz.

Quando um advogado é necessário

No INPI, os procedimentos são administrativos. Mas há situações que exigem atuação judicial, e aí a presença de advogado é obrigatória:

• ação de nulidade de marca depois do prazo administrativo;
• ação contra quem está usando a sua marca indevidamente no mercado;
• pedidos de liminar para interromper uma cópia;
• ações de indenização por uso indevido;
• discussão judicial de uma decisão do INPI.

Mesmo nos procedimentos administrativos, como oposições, recursos e processos de nulidade, a técnica jurídica faz diferença. São peças que precisam ser fundamentadas na lei e na forma como o INPI decide.

O que importa mais: o título ou a especialização?

Propriedade intelectual é uma área muito específica. Um profissional pode ser excelente em outras áreas e ter pouca familiaridade com marcas. Por outro lado, um especialista em propriedade intelectual conhece a Classificação de Nice, os critérios de colidência, os prazos do INPI e a forma como casos parecidos costumam ser decididos.

Ao escolher quem vai cuidar da sua marca, vale perguntar:

• essa pessoa ou empresa trabalha com propriedade intelectual no dia a dia?
• ela faz uma análise antes do pedido, ou só protocola?
• ela acompanha o processo até o final e depois dele?
• quem responde pelos procedimentos legais?

Um cuidado que pouca gente lembra: em nome de quem está o pedido

Quem contrata alguém para registrar a marca deve conferir um detalhe: o pedido precisa estar em nome do titular certo. Em geral, a empresa que usa a marca, e não o sócio, o funcionário que cuidou do assunto ou o prestador de serviço que fez o protocolo.

Uma marca registrada no nome errado pode virar um problema sério numa saída de sócio, numa venda da empresa ou numa disputa com um antigo prestador. Corrigir depois exige uma cessão, que depende da concordância de quem consta como titular. Peça sempre o número do pedido e confira os dados na base do INPI.

Promessas que merecem desconfiança

O mercado de registro de marcas tem muitas ofertas parecidas, e algumas promessas são sinais de alerta:

• “Registro garantido.” Ninguém pode garantir o registro. A decisão é do INPI, e terceiros podem se opor ao pedido.
• “Sua marca registrada em 24 horas.” Em 24 horas é possível protocolar um pedido, não obter um registro. O protocolo é só o começo do processo.
• Preço fechado sem nenhuma análise. Se ninguém olhou a marca, as classes e as marcas anteriores, o que está sendo vendido é só o preenchimento de um formulário.
• Nenhuma palavra sobre o depois. Exigências, oposições, prazos, prorrogação e monitoramento fazem parte da vida de uma marca. Quem não fala deles provavelmente não vai acompanhá-los.

Um bom profissional fala de riscos com clareza, explica o processo e, quando for o caso, recomenda não seguir com uma marca que vai gerar problema.

Como a EquiLex trabalha

A EquiLex IP é uma empresa de assessoria e consultoria em propriedade intelectual. Nosso trabalho é a estratégia e a técnica: análise de viabilidade, escolha de classes, estruturação do pedido, acompanhamento do processo, defesas no INPI, monitoramento e gestão do portfólio.

Um advogado interno ou externo é sempre responsável pela condução dos procedimentos legais. Assim, o cliente tem a especialização técnica em marcas e a responsabilidade jurídica que cada etapa exige, sem precisar coordenar isso sozinho.

A experiência em propriedade intelectual nos ensinou que a pergunta mais importante não é “quem protocola?”, e sim “o que foi decidido antes do protocolo?”.

Resumindo

• Não é obrigatório ter advogado para pedir o registro de uma marca no INPI.
• Medidas judiciais exigem advogado.
• O que define o sucesso do pedido é a estratégia e a técnica, e não o formulário.
• Especialização em propriedade intelectual pesa mais do que qualquer título genérico.

Veja como funciona o registro de marca no INPI, passo a passo.